商标符号的正当性使用范文

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《知识产权杂志》2015年第九期

一、问题的提出

商标符号的正当性使用在学界的讨论并不亚于商标性使用，关于商品名称与商标的冲突尤为明显。而近年来，“产品系列名称”的字眼也不断出现在法院的判决中，在河北启发纺织集团公司、天津市国曦机电工程有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、开利公司知识产权纠纷案，卡地亚国际有限公司与浙江贝乐浴科有限公司知识产权纠纷案，格力诉美的“五谷丰登”商标侵权纠纷案等典型案例中，其判决争议焦点之一均为当产品系列名称的使用与他人商标符号相同或者相似时，其对产品系列名称的使用是商标性使用抑或是非商标使用。但法院在上述案件中有不同的认定。当自己的产品系列名称与他人的商标符号相同或者相似之时，是否会落入商标侵权的范畴，商标符号的正当性使用抗辩与判定是司法实践中重要的一环。当自己的产品系列名称与他人商标符号相同或者相似时，在认定该产品系列名称的使用是商标符号的正当性使用抑或是商标性使用之前，有必要明确产品系列名称的含义。名称（或称系列名称）是20世纪30年代继术语之后划分出来的专业词汇，从术语学的角度来看，系列名称是指某一领域用来表示个别概念（即具体事物）的专业词汇的总合。系列名称并不是某一具体实物的表达，只是其称谓标签，系列名称的功能只局限于指代客体。与术语的区别在于两者是反映概念和为单个具体实物标签之间的区别。随着市场经济的发展，产品种类的急剧增多，商业主体为了使自己的产品更加具有区分度并能满足不同消费者的需求，往往会把产品按性能设计、材质种类、使用特点、产品寓意等不同标准进行分类并加以命名。产品系列名称的命名是商品经济发展的产物。本文认为，产品系列名称实质上是生产经营者在生产销售产品时为了便于宣传自己的产品和满足不同消费者需求对某些不同特点的同类产品进行细化命名而产生的称谓。产品系列名称属于商品名称，但是其所指客体的范畴比商品名称所指客体的范畴较为狭窄，属于商品名称中商品特定名称的范畴。但是由于在实践中，商品的特定名称往往既表示了商品的来源，又反映了商品的自然属性，因此模糊了特定名称与通用名称的界线。虽然在“五谷丰登”案中，法官认定属于商品特定名称的产品系列名称发挥了识别功能，但是并不能就此认定凡是产品系列名称就属于指示商品来源的商品特定名称。实际上，生产经营者在对产品系列名称命名时，大部分并没有用以指示商品来源，而是出于描述说明或者指示的意图。那么对于该产品系列名称的使用就有可能出现商标符号正当性使用的情形。随着社会发展的复杂化和商品命名的多样化趋势，对于商标符号的正当性使用，是否就仅限于叙述性使用？自己的产品系列名称如果成为他人的商标符号，是否可以独立于混淆可能性而进行正当性使用的抗辩？产品系列名称的使用构成正当性使用的判定在司法实践中应当考虑到哪些特殊因素？为了进一步回答上述问题，本文先从商标符号正当性使用的法律性质和范畴出发进行论述。

二、商标符号正当性使用的法律定性

商标符号的正当性使用是指第三人在客观上使用了与他人商标相同或近似的符号，但使用的性质不是商标意义上的使用，且主观上出于善意，不构成商标权的侵害。首先，在提及商标符号正当性使用的法律定性之前，有必要先对“商标符号正当性使用”的称谓与“商标合理使用”的称谓进行比较分析。

（一）商标合理使用与商标符号的正当性使用在学界上，学者通常将商标合理使用分为“描述性合理使用”、“驰名商标淡化合理使用”和“指明性合理使用”，我国对于“商标合理使用”的学术讨论也尤为激烈。实际上，除了少数臆造词汇构成商标之外，由于大多数商标是由普通词汇甚至是叙述性词汇构成的，在商标实践中法院从来只保护“第二含义”，并不保护第一含义。为了澄清对于商标概念本身及其功能的误解，美国法院才创造性地引入“商标合理使用”规则。但是在“商标合理使用”提出之后，美国不同法院对“合理使用”本身以及由其带来的举证责任分配问题都各自有不同的看法和见解。在我国学界上，也有学者认为“正当使用”比“合理使用”的称谓更为合理。商标符号使用行为的对象不是商标，而是与商标客观上相同或者近似的符号，该符号并未发挥指导商品出处的功能，与商标有着本质区别，称之为“商标的合理使用”有失偏颇。因此在本文的论述中，并不用“商标合理使用”这一表述。因为，从商标法一般理论上讲，商标并不仅仅是一个单纯的标记，它实际是使用商标的主体、商标使用的对象以及组成商标的标志三位一体的统一物。这三个要素相互关联共同组成一个完整的商标。商标应是指特定商业标识与特定商品或服务之间的联系，而不是某商业标识本身，其存在于所有人能够使公众确认其商标与其特定的商品之间的联系之中。但是由于在现实中人们往往会把商标与商标标识等同起来，于是直接将商标标识本身视为商标权所保护的特定利益，这种现象在一些学者看来，属于商标权的异化现象。这种异化现象随之带来了商标权的扩张趋势，从而使得对于原本属于公有领域的词汇（如商标标识的第一含义）之正当性使用，也受到了商标权的威胁。因此，为了避免商标特定利益保护异化为对商标标识符号保护的现象出现，“商标符号的正当性使用”的称谓比“商标合理使用”的称谓更为合理。而对于商标符号正当性使用的范畴，本文认为，在学理上，标识符号的描述性使用、非发挥识别功能的指示性使用、比较广告中对于商标标识的使用、新闻报道中的阐述性使用以及滑稽模仿中的娱乐性使用，均可以归到商标符号正当性使用的范畴。由于上述使用均为非商标性使用，也即非发挥识别功能之使用，因此其对商标标识符号的正当性使用，原则上不侵犯商标权。

（二）商标符号的正当性使用属于非商标性使用商标使用（trademarkuse）是商标法中的一个核心概念。“商标使用理论在商标法中处于尽管是隐含但是是核心的地位，它不是一个虚构的想象故事，该理论是保持商标法理论整体性的工具。”2013年修改后的《商标法》第48条对商标使用的界定，从“消费者识别”转为“发挥识别来源作用”，使商标符号在商标意义上的使用与在非商标意义上的使用有了较为清晰的辨别标准，从而使得商标使用的真正内涵得以确定：在商业活动中，只要是发挥识别功能之使用，即为商标使用，不论主体是谁。因此，对于标识符号文字的使用如果为非发挥识别功能之使用，可以一律纳入到非商标性使用的范畴。相关的司法实践者也大致认为，涉及商标标识正当性使用的案件，使用基本上是将与他人注册商标近似的标识或作为商品名称使用，或叙述、说明商品的特点或者描述说明事物的某方向特征，并不能充当商品的代言人，体现着所指示商品与提供者之间的特定联系。因此，对于商标符号的正当使用，如果其本质上并非为发挥商标识别功能之使用，即为非商标性使用。

（三）商标符号正当性使用是独立于混淆可能性的抗辩事由对于正当性使用之抗辩与混淆可能性的关系，虽然在美国最高法院关于KPPermanentMake-upInc.v.LastingImpressionInc.一案的判决书中引证先例，指出可以容忍描述性使用他人商标时包含一定程度的混淆，也就是说，在混淆可能存在的情况下，法定正当使用之抗辩也能成立，抗辩成立则不侵权，否则构成侵权。但是，在第九巡回法院发回重审该案时又把消费者的混淆程度纳入到描述性合理使用判定的因素之一，这样使得混淆可能性变成了判定正当性使用的必要考量因素。但是，在美国司法判例对此还没形成共识的情况下，我们在引进国外理论时，应当从学理上进行分析思考。我国相关学者对于正当性使用之抗辩与混淆可能性的关系也做过相应的研究和讨论，大多数学者都认为，商标法上对于正当性使用之抗辩并不需要以证明不会混淆、误认为前提。本文也同意此观点，对于混淆误认之可能，属于原告的举证范畴，如果正当性使用需要以混淆可能性为必要条件，则之后就没有必要再进一步证明其为正当性使用，直接用不存在混淆可能性之抗辩即可。由此逻辑推断，正当性使用则无可用之地。因此，正当性使用应当与混淆可能性相互独立，这样从目的性解释角度来看，更有利于正当性使用规定的功能之发挥，实现最初的立法目的。

三、商标符号在产品系列名称中构成正当性使用应考虑的因素

明确了商标符号正当性使用的法律性质和产品系列名称的含义之后，关于市场主体对自己产品系列的名称进行命名时，如果使用了他人商标符号标识作为自己的产品系列名称，那么构成正当性使用应当考虑以下特殊因素：

（一）客观实际的使用方式由于产品系列名称只是生产经营者对于自己品牌之下产品的细分称谓，因此，在使用上，一般为叙述性或者说明指示性的使用，而并非是比自己商品品牌商标更加突出的实际使用，因为往往起到识别商品来源功能的是自己的主商标，而非产品系列名称。正如上述提及的河北启发纺织集团公司、天津市国曦机电工程有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、开利公司知识产权纠纷案中，“启发”仅作为产品系列名称在销售空调的宣传册上出现，除了“启发”系列，还有“魅力”、“远见”等系列空调，而在空调产品本身以及外包装上均未使用该字样，这种客观上的使用方式作为产品系列名称使用并不会发挥商标的识别功能进而构成商标性使用。因此，对于该产品系列名称在宣传手册上的使用实质上属于“说明性使用”，其使用行为并不构成对启发公司“启发”商标的侵权。因此，在对于自己产品系列名称的使用构成商标符号的正当性使用抗辩之时，不问主观善恶意的客观实际使用情况的认定尤为重要，不管是叙述性使用抑或是说明指示性使用，该使用的红线就是不能发挥识别商品来源的功能，一旦越过这条红线，就有可能落入商标侵权或者不正当竞争的危险。

（二）在自己产品上是否标有自己的商标由于产品系列名称的使用大多数情况下属于说明性使用，或者用于描述自己不同型号产品的分类，或者用于表现不同用途不同环境下的细化分类，等等，因此，使用他人商标符号作为自己的产品系列名称，同时又标注有为与其他不同来源的产品区分开的显著性商标，应当纳入为正当性使用的考量因素之一。如“薰衣草”商标案，被告在使用薰衣草三个字的同时在产品包装上标注有其自己“心相印”商标，明显可以看出“心相印”商标的显著性更强，而“薰衣草”只是为了对纸巾的香味作出的描述，用以区分自己产品中其他不同香味的纸巾，这种非指示商品与提供者之特定联系而使用了第一含义的词汇并不属于商标性使用，而是对于商标符号的正当性使用。再如“启发”空调案中，被诉人本身在其空调产品上即标有“Carrier”商标，“启发”仅是作为产品系列名称出现在宣传册上，对于该说明性的使用也不属于商标性的使用。

（三）客观使用是否符合相关行业之惯例此考量因素实质上是对上述客观实际使用方式要素的细化和强调，在使用他人商标符号作为自己产品系列名称的时候，其行为必须符合相关行业之惯例，如电脑产品中使用的内置硬件属于英特尔公司的硬件，则会标示“intel®inside”的标识符号，此时的使用一般为对自己产品使用不同内置硬件之说明性使用，符合电脑行业的惯例，则为正当性使用。在判定产品系列名称的正当性使用时，应当结合该产品所属行业的商业惯例加以考虑，因为在商事活动中，有许多现象或许在社会公众看来貌似不合理，但是实质上为行业通用承认之惯例，那么则不应当将此认定为侵权，这需要司法实践中法官综合案件具体情况加以分析。

（四）产品系列名称是否为非臆造性词汇1976年，美国第二巡回法院的HenryFriendly法官在Abercrombie&FitchCo.v.HuntingWorld，Inc.一案#9中，把商标法意义上的标识分为四类：臆造性词汇（fanciful）、任意性词汇（arbitrary）、暗示性词汇（suggestive）和通用性词汇（generic）。一般来说，由于臆造性词汇的显著性最强，而且并没有第一含义与第二含义的区分，如果生产经营者将他人之臆造性商标符号作为自己产品的系列名称来使用，虽然此名称的使用是为了区分不同特点产品而进行的命名使用，但是由于其臆造性词汇的使用难以被判定为属于描述或者说明产品特点之使用，也即不是对词汇第一含义的使用。另外，如果有区分来源使用之目的的话，对于他人臆造性商标符号之“借用”行为很有可能落入侵权的范畴，有使相关公众造成混淆或者误认之可能。虽然在此处使用臆造性商标符号作为自己产品的系列名称，还有指示性正当使用的可能。但是为了避免不必要的侵权纠纷，企业在为产品系列命名时，应当尽量避免使用臆造性词汇。在司法实践中，对于产品系列名称正当性使用之判定，如果被告用臆造性词汇作为自己产品的系列名称，需要结合指示性正当使用的判定因素加以考量。

（五）商标的知名度根据商标的知名程度，商标可以分为驰名商标、知名商标和普通商标三种。由于商标的不同知名度决定了其商标权的保护范围，因此，在使用自己的产品系列名称与他人商标符号相同或者相似之时，商标知名度必须作为其中一个特殊因素进行考量。同时，既要考量被使用人（商标权人）的商标知名度，也要考量使用人（产品系列名称使用人）自己所使用的商标的知名度。1.被使用人商标的知名度若被使用人的商标为驰名商标，由于法律规定对其进行跨类保护，此时产品系列名称使用人对作为驰名商标符号的使用很可能会误导公众而陷入诉讼中。在卡地亚案中，由于法院认定被使用人的第202386号“Cartier”注册商标和第851573号“卡地亚”注册商标为驰名商标，贝乐公司在网页上虽然仅是在产品系列名称上有“Cartier”分栏，但是由于在我国境内为社会公众广为知晓的商标，因此该使用认定为削弱了驰名商标的显著性并不当利用了其驰名商标的声誉，法院判定其使用行为侵权。若被使用人的商标为知名商标或者其法律保护程度并没有驰名商标的保护力度强，使用未必当然侵权，因此在涉及产品系列名称使用是否构成正当性使用之时，被使用人的商标知名度是司法实践中必须考量的因素之一。2.使用人自己所使用的商标的知名度除了被使用人商标的知名度，也要对产品系列名称使用人自己所有的标示在产品上用以区分来源的商标的知名度加以考量。因为如果当使用人自己的商标知名度与被使用人商标的知名度相当的时候，如美的商标和格力商标，由于两者都属于具有相当知名度的商标，尽管该案以美的侵犯格力商标权最终审结，但是本文认为，对美的其产品系列名称的使用虽然与格力旗下已注册为商标的产品系列名“五谷丰登”称谓相同，然而在实际使用上，“美的”商标本身就发挥了更大的区分商品来源的功能，消费者或许在购买产品的时候，更多地把注意力关注在“美的”空调还是“格力”空调本身，而并不是“五谷丰登”空调或者“金玉满堂”空调，标有与被使用人主商标知名度相当的商标的前提下，在客观形式上，“五谷丰登”更多地作为空调分类系列名称而使用。因此，对于产品系列名称的使用，使用人自己所有的商标知名度也应当作为使用产品系列名称是否构成正当使用的考量因素之一，如果使用人自己所有的商标知名度比其使用的产品系列名称的知名度更弱，而产品系列名称正好为他人知名商标的符号，那么上述会有“搭便车”或者“傍名牌”的嫌疑。对于上述产品系列名称正当性使用的考量因素，应当综合起来进行整体性系统性分析和判断，同时必须与混淆可能性相独立，不需要将混淆可能性作为其中考量的必要因素之一。在司法实践中，对于正当性使用的判定，正如拉伦茨所言：法院裁判的事件愈多，提供比较的可能性也随之增长，因此作出确实可靠的裁判之机会也随之增加，而残留的——必须作不那么确定的裁判之判断空间也将随之缩小。因此，每次判断个案时成功的具体化，其同时也是对标准本身的续造。

四、商标符号正当性使用的立法完善

如上所述，基于我国产品命名的传统和习惯，以及为了更好地满足当代消费者的各种需求，产品系列名称的命名和使用呈现逐步增多的发展趋势，由于商品命名相关法规的缺乏以及司法上判定正当使用的标准尚未统一，从而使得商标符号正当性使用与商标权存在冲突的可能性不断加大。而由于商标法的公共利益体现为确保消费者利益和促进有效竞争从而增进公共利益，因此，商标正当性使用的理论和制度，也应当以增进公共利益为根本目的而进行构建的，为了平衡商标权人与社会公众的利益，对商标符号的正当性使用，本文认为应从下列几个方面进行立法完善：

（一）完善正当性使用的类型因此在立法上，对商标正当性使用的类型应当予以扩张性解释，包括但不限于新《商标法》中第59条第1款和第2款关于描述性正当使用之情形，把商业活动中说明性正当使用、比较广告的正当性使用等情形涵括进去，同时把非商业性使用的滑稽模仿、新闻报道评论以及字典中的正当性使用也包含在法条扩张性解释的情形之中，可以先以司法解释之形式予以规定，之后再逐步上升到法律层面予以规定。

（二）将正当性使用条款独立于商标权的限制条款我国新《商标法》第59条第1款和第2款的规定把旧的《商标实施条例》第49条规定上升到了法律层面，确定了正当使用的地位。虽然立法上已经把商标要素的描述性使用纳入到了注册商标专用权的限制条款里，但是本文认为，对于商标符号正当性使用是对原来就属于公共领域词汇的非商标性使用，从立法目的上看，该做法只是为了强调描述性使用的本质为非商标性使用，并不是为了将其归入到商标权的限制中。由于公共领域标识符号之正当使用，并不是侵权之例外，而是根本不构成侵权。商标符号的正当使用应当是独立于商标权限制的公众正当使用，如单就描述性使用而言，对于原本就属于公共领域词汇的第一含义之正当性使用，就其非商标性使用的法律性质来说，本来就不会踏入商标权的范畴，更不用说限制。再者，如学者李琛所言，商标权的限制对象为商标，而正当性使用的对象为商标符号标识，商标符号的正当使用不是对商标权的限制。两者的对象并不能视为等同，因此从对象角度来看，两者并不是包含关系，而是彼此可以相互独立的关系。本文认为，应当将第59条关于注册商标专用权的限制条款中的第1款与第2款分离出来，单独作为商标符号正当性使用之规定，同时再加上上述罗列的各种正当使用情形。

（三）制定我国关于商品命名的统一规则由于我国尚未制定统一的商品命名规则，市场主体在对商品进行命名时带有随意性和不规范性。目前，我国关于商品命名的规定，只是国家相关部门就相关领域的产品出台了相关的命名规定和命名指南。如国家食品药品监督管理总局出台的针对规范化妆品命名的《化妆品命名规定》和《化妆品命名指南》，针对规范保健食品命名的《保健食品命名规定》和《保健食品命名指南》，以及针对药品名称混乱、一药多名等问题规范药品名称命名的《药品商品名称命名原则》和农业部公告第945号关于农药名称的管理规定。在发明名称的命名中，也仅是在《专利审查指南》第一部分第三章4.1.1中有规定提及：发明名称的命名应当尽量避免使用含有人名、地名、国名、单位名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产品名称。而这些产品名称的命名具有针对性和特殊性，并不能涵盖所有的商品。本文认为，在具体商品分类单目下我国相关部门应当出台具体的商品分类统一命名规则，首先可以参照上述《化妆品命名规定》、《药品商品名称命名原则》等立法经验，出台商品命名的统一原则；其次按照不同的商品分类单目，制定商品通用名称规范命名条款；再次，可以根据不同商品分类制定商品特有名称统一命名条款，如以不完全列举的方式规定禁用语条款等。当然，制定我国关于商品名称命名的统一规则，更多的是需要我国相关部门彼此协商和合作统一制定，为市场主体对于自己商品的种属类和系列命名提供原则性的方向指导，让繁多复杂的商品命名规范化，从而减少商品名称与商标的权利冲突。

总之，当产品系列名称与他人商标符号相同或者相似时，市场主体对产品系列名称的使用能够构成正当性使用，归根结底，使用的本质是非商标性使用，也即非发挥识别功能之使用。而对于商标而言，商标的萌芽之时，在古罗马贸易中所出现的标志，已然初步具有确定或者表明商品来源的功能。从商标产生的历史角度看，“制度萌芽时的胎记，往往将伴随该制度的整个过程”。

商标指示商品来源的功能是其基本功能，如果没有指示商品来源的功能，商品的质量保证功能将没有存在的基础。因此，商标符号是否发挥了识别功能进而转化为商标性使用是对于商标符号正当性使用的一条红线，跨越了这条红线，带来的将会是侵权或者构成不正当竞争的警告和诉讼。企业在对自己产品进行系列分类以及命名时，应当尽量避免碰触这条红线，防止不必要的争讼。

作者：李春芳 邱翠 单位：华南理工大学法学院知识产权学院