谈金融产品专利创造性的审查原则范文

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一、商业方法可专利性中的创造性判断模式

（一）美国商业方法专利创造性标准：以实际应用为原则

美国商标专利局于2005年11月颁布的《可专利性暂行审查指南》规定，专利申请在整体应存在实际应用性，必须能产生“有用、具体和确实的结果”，美国法院也将商业方法的实际应用性作为可专利性的标准。美国2000年10月通过的《商业方法专利促进法》第4条规定：“如果商业方法仅仅是将现有技术应用于计算机系统或因特网，则该发明应被认为是显而易见的。”由于美国以实用性作为商业方法具有可专利性的判断原则，而仅将已有商业方法简单地通过计算机程序予以执行的情形被确定为不具备创造性，因而，有下列情形之一的，在美国就可认定一项商业方法发明具有创造性：（1）专利申请的商业方案部分与计算机信息网络技术部分都具有创造性；（2）专利申请的商业方案部分不具备创造性，但计算机信息网络技术部分具有创造性；（3）专利申请的技术方案部分不具备创造性，但商业方案部分具有创造性。因此，判断一项商业方法是否具备创造性时，不必要求其所使用的计算机信息网络技术部分必须具备创造性，技术的创造性降到了次要地位，成为商业方法的附属品［2］220。

（二）欧盟商业方法专利创造性标准：以技术特征为主导

欧洲专利局于2001年11月颁布的审查指南规定，在一件涉及商业方法的专利申请中，如果商业方法特征对于本领域的普通技术人员来说是非显而易见的，但其他技术特征是显而易见的，则认为权利要求缺乏创造性。欧洲议会于2003年9月24日通过的《以计算机实施的发明的可专利性指令》指出，技术贡献是以计算机实施的发明具有创造性的必要条件，如以计算机实施的发明的独特贡献丧失技术特征，该发明就不具有创造性。可见，欧洲专利局在商业方法专利的创造性审查过程中注重的是技术特征而不是商业方法本身，不承认商业方法的特征贡献属于专利法意义上的技术贡献。如果一项电子商务商业方法发明申请的计算机信息网络技术部分不具有创造性，那么无论其商业方法部分是否为非显而易见的，该项发明申请都不认为符合创造性要求。因而，在欧洲，基于以下两种情形之一才可认定一项商业方法具备创造性：（1）专利申请的商业方案部分与计算机信息网络技术部分都具有创造性；（2）专利申请的商业方案部分不具备创造性，但计算机信息网络技术部分具有创造性［3］26。

（三）日本商业方法专利创造性标准：技术特征和商业方法并重

日本专利法也要求商业方法专利必须具备技术性。日本特许厅于2001年4月颁布的《不具有专利性的商业方法发明范例》明确了“一项使用计算机的商业方法发明应以整体的包括涉及到商业安排分的创造性进行判断”。这意味着日本对于商业方法发明创造性的判断采取全面性的标准，商业方法发明是否具有创造性是从整体上对发明作出判断，不应当分别就商业安排和自动技术方面进行鉴定。对商业方法本身以及所涉及的计算机硬件、软件都要考察其创造性，如果商业安排本身不具有创造性，也不能认为一项商业方法发明方案整体具有创造性［3］27。显然，日本对于商业方法专利的创造性判断更为严格：不具有创造性的商业安排和不具有创造性的计算机信息网络技术的简单组合当然不具有创造性；具有创造性的商业安排和不具有创造性的计算机信息网络技术的组合也不具有创造性；只有当一项专利申请的商业安排部分与所运用的计算机信息网络技术部分都具有创造性，该商业方法发明才具备创造性［4］29。

二、对三种商业方法专利的创造性审查模式的利益分析

美国、欧盟和日本对商业方法专利的创造性采用了不同的审查模式。在美国，对于一项商业方法发明方案，其中的商业方案和计算机信息网络技术二者之一是非显而易见的，便符合专利的创造性条件。商业方法所使用的技术的创造性对于该商业方法的整体创造性的判断不再是不可或缺的因素。技术性只要在实际应用中能产生“具体的、有用的、有形的”结果，就可以成为专利保护的标的。因此，美国在审查商业方法类专利时，并不必然要求技术的创造性，实用性成为专利条件审查的重点。欧洲在审查商业方法类专利时，坚持贯彻专利制度中的技术性要素，注重与商业方法相结合的计算机信息网络技术是否具有创造性，而非商业方案本身的创造性。对于电子商务商业方法创造性的审查集中在技术部分，而商业方案本身的创造性不起主导作用。具有创造性的技术特征是商业方法获得专利保护的必要条件。日本对于商业方法的专利创造性的审查注重的是全面性，制定了更加细致的政策，基于整体方案的角度既审查商业方案本身的创造性，又审查与其相结合的计算机信息网络技术的创造性。美国以实际应用观念作为商业方法创造性的审查基础，不以技术特征的创造性作为专利授权的基本条件，对商业方法采取了较宽松的创造性审查方式。商业方法的实际应用取得了特定效果，即使不是技术特征的创造性应用，仍可在美国获得专利权。其他国家和地区主要使用技术特征概念作为商业方法创造性的审查基础。欧洲在审查商业方法类专利时，重点考察与商业方案相结合的技术特征是否具有创造性，而非商业方案本身的创造性，具有创造性的技术特征是商业方法获得专利保护的必要条件。日本为防止动摇专利制度的根基实施了严格的商业方法创造性的审查标准，制定了更加细致和全面的政策，既审查商业方案本身的创造性，又审查与其相结合的技术特征的创造性。三种不同的商业方法专利的创造性审查方式并无优劣之分，其差异取决于商业方法专利保护范围的宽松或限制。美、欧、日三方在商业方法专利创造性审查的标准的差异，在一定程度上体现了各国（地区）利益的考量。美国不仅是金融产业强国，也是电子商务和信息技术产业创新大国，出于对金融利益和知识产权利益的考虑，对商业方法专利的保护态度最为积极，对商业方法类专利的审查限制也最少，通过降低商业方法的创造性专利审查条件，以尽可能多的对银行、保险、证等商业方法授予专利权，从而促进其金融业及信息产业的利益获取。而日本、欧洲迫于美国的压力，尽管也将商业方法纳入专利权保护的范围，但出于对本国产业利益的保护，对商业方法类专利授权的创造性条件相较于美国更严格［5］19。

三、我国金融产品商业方法专利的创造性审查原则

金融产品专利的创造性审查核心在于创造性要求的审查角度，上文虽然介绍的是三种一般意义上的商业方法专利的不同审查模式，但金融产品属于商业方法的一种，因而，金融产品商业方法专利的创造性审查也存在上文所述的三种可能，即，创造性的审查是专注于金融产品商业方法中的商业方法部分，还是计算机信息网络技术部分，抑或是其整体方案。

（一）计算机系统或网络技术必须具有创造性

我国专利法规定，发明是一种技术方案，技术方案是对要解决的技术问题所采取的技术手段的集合，而技术手段是由技术特征来体现的。2008年修订的专利《审查指南》规定，如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权；但如果一项权利要求在其内容中既包含智力活动的规则和方法的内容又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并非一种智力活动的规则和方法，不应当依据《专利法》第25条而排除其获得专利权的可能性。因此，依据我国相关专利法律的规定，金融产品是将金融商业方案与计算机软硬件相结合，是具有技术特征的商业方法，我国金融产品商业方法发明的可专利性必须具有技术性特征。所以在审查金融产品专利的创造性时，其重点应在与商业方法相结合的计算机技术的创造性上。目前，我国专利局在电子商务商业方法专利申请的审查实践确定了以下两项原则：（1）如果要求保护的商业方法专利申请方案与最接近的现有技术相比，所采用的技术手段均为公知的计算机网络技术，不同之处仅在于非技术性的商业方案规则，则该申请实际上是利用已有的计算机网络技术手段来完成一种商业方法的运作，不应授予专利；（2）如果要求保护的商业方法专利申请与最接近的现有技术相比，所采用的主要技术手段为公知的计算机网络技术，不同之处除了非技术性的商业方案之外，仅是与计算机和网络惯用技术的简单叠加或者拼凑，此种方案同样不应授予专利。可见，我国专利局在金融产品商业方法的专利审查实践中也会侧重于技术方面的要求，金融产品发明方案在计算机系统或网络技术方面对现有技术作出贡献，才可能授予专利权［5］47。因而，我国对金融产品商业方法专利的创造性应以技术性特征为导向，创造性审查应要求其中的计算机信息网络技术部分具备创造性。即使商业方案具有创造性，但技术特征是显而易见的，则认为金融产品商业方法方案缺乏创造性。

（二）商业方案也要具有创造性

我国专利局在目前的电子商务商业方法专利申请的审查实践还认为：如果要求保护的专利申请与最接近的现有技术相比，不同之处不仅仅在于商业规则，还确实采用了新的技术手段，并且由此在解决的问题和获得的效果方面对最接近的现有技术所做出的贡献是技术性的，此种专利申请应当授予专利权［6］47。可见，我国专利局在目前的金融产品商业方法专利申请的审查实践中，会遵循类似于日本对金融产品商业方法创造性的全面性专利审查模式，既审查商业方案本身的创造性，又审查与其相结合的计算机信息网络技术的创造性。当前，我国的计算机信息网络技术与发达国家相比还存在较大差距，金融产业的商业方法创新能力也较弱。因此，我国作为金融产品商业方法相关发明并不领先的国家，对金融产品商业方法专利的创造性判断采取较严格的审查标准，制定更全面的政策，在金融产品商业方法专利申请多为国外企业提出的现状下，可以保护我国的相关产业，有利于维护我国的国家利益［7］56。因而，对金融产品商业方法的专利申请进行创造性判断时，既要求计算机信息网络技术具有的创造性的技术特征，也要求商业方案也具有创造性。也就是说，如果构成金融产品商业方法方案的商业方案与计算机技术方案部分均具有创造性，那么金融产品商业方法才具备创造性。

（三）计算机网络技术及商业方案的创造性可采取整体判断的方式

对于金融产品商业方法，虽然发明人或专利权人想要保护的是该商业方案本身，但专利仅能保护具有相同功能和结果的技术内容。发明人在构思了一种商业方案后，应尽可能构思达成此方案的所有可能技术，并将所有相关技术与该商业方案的组合寻求专利保护［8］132。金融产品商业方法是具有技术特征的商业方案规则，金融产品商业方法专利是商业方案与技术方案的统一体，是从事金融商业活动的计算机信息网络技术方案，在选择、排列和搭配上类似于组合发明。所以，对于电子商务商业方法的创造性审查也可以类推适用组合发明的审查方式，即从专利申请整体上进行考察。我国台湾地区的商业方法专利审查基准也强调技术特征属性，明确了技术手段为借助计算机硬件资源达到某种商业目的或功能的具体实施方法，同时也强调发明人应将相关技术与商业方案进行组合以寻求专利的保护［6］54。我国《专利审查指南》规定：如果发明仅是某些公知产品或者方法连结在一起，各自仍以常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，各组合的技术特征无功能上相互作用关系，则仅是一种简单的叠加或拼凑，这种拼凑的发明不具备创造性。如将两种或者两种以上现有技术方案组合到一起产生了新的技术效果，则为组合发明。对于组合发明而言，即使构成发明的各个组成部分中有某些或者全部为现有的技术方案，但现有的技术方案通过选择、排列、组合之后达到一定的创造高度，那么，将这些现有技术方案组合成一个新的技术方案并非同领域技术人员能够简单推理、想象出来，也就达到了创造性的要求。因而，如果构成金融产品商业方法专利申请的商业方案或技术方案对于现有的商业规则或技术方案而言并不存在显著进步性和创造性，但不具有创造性的商业规则或技术方案二者相结合而得出一个具有非显而易见性的新方案，即并非将现有的商业规则和计算机网络技术进行简单拼凑、推导，而是将它们进行巧妙、适当地组合、融合，从而得出具备创造性的整体方案，那么该金融产品商业方法专利申请也满足创造性条件。

四、结束语

在电子商务时代，商业方法专利制度已成为一国经济发展的重要促进工具，这在金融产品的市场竞争方面表现得尤为明显。美国不仅是金融产业强国，也是电子商务和信息技术产业创新大国，为最大化地实现市场独占，在经济利益和知识产权利益的驱动下，美国对金融产品商业方法专利的保护态度最为积极，对金融产品商业方法类专利的审查限制也最少，通过降低金融产品商业方法的创造性专利审查条件，以尽可能多的对金融产品商业方法授予专利权。我国作为金融产品商业方法相关发明并不领先的国家，对金融产品商业方法专利的创造性判断采取较严格的审查标准，制定全面性的审查政策，在金融产品商业方法专利申请多为国外企业提出的现状下，可以保护我国的相关产业，有利于维护我国的国家利益。然而，美国正在利用“技术专利化—专利标准化—标准全球许可化”的路径实现其商业方法及技术垄断最大化的目的。通过对金融产品商业方法专利的创造性判断采取较严格的审查标准而消极地限制金融产品商业方法的可专利领域，这只是暂时的无奈之举，努力提高我国金融产业的产品创新能力才是打破美国的金融产品专利垄断的根本。

作者：郭鹏单位：华南师范大学知识产权研究发展中心